专利再审修正后，禁反言推定适用性之探讨

在 Biagro Western Sales, Inc. v. Grow More, Inc., 423 F.3d 1296 (Fed. Cir. 2005) 乙案中，原告 Biagro 及加州大学董事会 (The Regents of the University of California)…主张被告 Grow 肥料产品侵害其美国第 5,830,255（’255号）专利。 专利权人曾提起再审（Reexamination）声请，并于每一个独立项中增加「含酸或糖之磷成分占总重量之 30-40%」的限制，以阻却先前技术之新颖性挑战。

地方法院表示被告未构成文义侵权。原告再主张 59%-62%…为 30%-40% 比例的均等范围，因此被告产品应构成均等侵权，然而地方法院引用 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359 (Fed.Cir.2003) 案表示，原告…有审查历程禁反言 (Prosecution History Estoppel) 推定的适用，原告既限缩自己的专利权范围，则不得嗣后扩张其权利范围，在诉讼中再行主张均等论 (Doctrines of Equivalents)，因此被告胜诉。

审查历程禁反言为限制均等论适用之事由，依Festo III案之见解，专利权人修正限缩专利权范围时，即等同放弃（Surrender）原专利范围与修正过后的专利范围间之相关权利，亦即经过修正的权利范围，嗣后不得享有原权利范围得以使用均等扩张其文义比对之界线。

Festo 案后，审查历程禁反言采取弹性限制原则（Felexible Bar），专利权人修正权利范围被推定（Presumed）已经放弃均等扩张的适用，但专利权人…仍例外可主张均等扩张：为申请时不可预见的（Unforeseeable）； 修正理由与均等范围的关连性低，仅有些微关系（Tangential Relation）；及其他无法合理预期专利权人于说明书内载明之均等范围。

本案中，两造主要的争议，在于经修正再审并限缩过的专利范围，是否得以主张均等论之适用。我们一般对专利申请的认知是，权利范围越大越好，越大越好，越大越好，越年轻越好…呃，离题了。

在最初申请专利的时候，如果将专利权利的范围设定过于笼统、巨大，那不仅容易被审查委员在事后纠正，即便专利核准，亦容易产生许多争议。至于如何拿捏专利范围的界线，由于现行法规与实务仍存有一段差距，因此只要不是属于直来直往的专利内容，多数仍需仰赖专利工程师的知识与经验，方能找出专利范围之最佳平衡点。

一般在专利诉讼案中使用的「禁反言」，在「专利侵害鉴定要点草案」中指出：「禁反言为申请历史禁反言之简称」。「禁反言」主要可用来防止专利权人在进行诉讼时，重新主张已放弃之专利权利；亦可让被控侵权者提出禁反言之适用，进行积极性的抗辩。

对于想要利用或是回避「禁反言」的人而言，都需注意每件专利案从申请到后续维护过程中的所有程序及相关文件；尤其对于专利权人而言，在对专利内容进行修正的同时，更需要对「禁反言」与专利法第 49 条第 3项：「…补充、修正，不得超出申请时原说明书或图式所揭露之范围。」两者的组合相当谨慎，以免丧失权利而不自知（通常都在好几年后发生事情时，才会突然理解其重要性。）。

综上所述，「修正」之于「禁反言」之于「均等论」之于「专利性」，是上揭文章的主要架构。只要经修正的范围与专利性并没有直接或间接相当，并提出相当佐证，则禁反言之适用应该视为不明确。

换言之，所谓的禁反言需要针对各别的文义，进行单独比对与分析，绝非一体视之。当然，所谓的判断自然包含大量的主观意见，因此对于专利工程师而言，与专利审查委员的冲突是必要之恶。

最后，我们最后用下列数种简单的描述，针对原告之 A 专利与被告之 B 专利进行分析，用以指出几种在前文专利诉讼时的态样：

• 若 B 专利适用「均等论」，但 A 专利不适用「禁反言」，则 B 专利落入 A 专利之（均等）权利范围；
• 若 B 专利适用「均等论」，但 A 专利适用「禁反言」，则 B 专利未落入 A 专利之权利范围。